Co uznaje się za wynalazek biotechnologiczny i czy odkrycia biotechnologiczne podlegają opatentowaniu?

Kancelaria Rzeczników Patentowych Jan Wierzchoń & Partnerzy (JWP) - Wynalazki biotechnologiczne w swej istocie jak najbardziej podlegają procedurom patentowym,
za wyjątkiem obszaru związanego z uwarunkowaniami etycznymi, moralnymi, obyczajowo-kulturowymi odnoszącego się do ciała człowieka, co jest przytoczone szczegółowo w punkcie 1 i 2 poz. 93³ Art. 93 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej PWP). Tematyce tej dedykowany jest w całości Artykuł 93 wspomnianej Ustawy PWP, który to w zapisie Art. 93². 1 stanowi, iż ‘’Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

1. stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;
2. stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego;
3. dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

2. Zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie”[Art. 93². 1, 2 - PWP]

Ponadto, w rozumieniu Art. 93¹ punkt 2) PWP przez materiał biologiczny rozumie się ‘’materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samo reprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym”.

Natomiast w myśl Artykułu 28 PWP ‘’za wynalazki, w rozumieniu Art. 24 PWP (‘’Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”), nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych.”

Art. 29 z kolei stanowi, iż„1. Patentów nie udziela się na: 1)wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie”

Czy możliwe jest patentowanie sekwencji genowych?

JWP - Zgodnie z art. 93.2 ust. 2 ustawy PWP „zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno  ujawniać ich przemysłowe zastosowanie”. A zatem dokonanie zgłoszenia sekwencji, jest możliwe pod warunkiem ujawnienia jej zastosowania. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z artykułem 93.3 ust.1 PWP stanowi, iż „za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu”.

Czy przedsiębiorca może też uzyskać patent na sposób, który umożliwia wytworzenie materiału biologicznego?

JWP - W treści Art. 93¹ PWP punkt 1) przez wynalazek biotechnologiczny rozumie się ‘’wynalazek w rozumieniu art. 24 PWP, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany”.

Przedsiębiorca zatem może uzyskać patent na sposób umożliwiający wytworzenie materiału biologicznego. Dokonania przedsiębiorców na polu wynalazczo-patentowym podlegają ustawodawstwu krajowemu w postaci Prawa Własności Przemysłowej, dając tym samym możliwość wyłącznego prawa do korzystania z opatentowanych rozwiązań (w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej). W wypadku rozwiązań natury biotechnologicznej we wspomnianym ustawodawstwie nawiązuje się w sposób szczególny (w Artykule 93) do wynalazków biotechnologicznych. Dla przedsiębiorstw korzystne jest nawiązanie we wspomnianym powyżej zakresie współpracy z kancelarią patentową celem rzetelnego doradztwa i wsparcia prawno-merytorycznego ze strony wykwalifikowanych w tym kierunku oraz doświadczonych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym oraz innymi organami międzynarodowymi rzeczników patentowych.

Czy możliwe jest opatentowanie nowego rozwiązania produkcji substancji czynnej?

(przyjmując, że jakieś mniej wydajne rozwiązanie już istnieje).

JWP - Oczywiście. Należy jednak mieć na uwadze, iż wynalazek musi spełniać trzy podstawowe przesłanki patentowalności, a zatem musi być rozwiązaniem nowym, musi posiadać poziom wynalazczy i jednocześnie nadawać się do przemysłowego zastosowania. Jeżeli Zgłaszający opracuje nowy sposób np. produkcji/wytwarzania, który nie będzie wynikał w sposób oczywisty dla znawcy ze sposobu już znanego ze stanu techniki, takie rozwiązanie nadaje się do opatentowania.

Jak wygląda sytuacja ochrony praw wytworzenia biotechnologicznych testów diagnostycznych ?

JWP - Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy PWP „Patentów nie udziela się na  sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu”. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zakaz dotyczy działań podejmowanych in vivo.

Czy określone jest prawo patentowania organizmów transgenicznych?

JWP - Organizmy transgeniczne podlegają patentowaniu, jednak z pewnymi ograniczeniami. Patentowanie zwłaszcza niektórych organizmów transgenicznych budzi wiele kontrowersji. Zdaniem oponentów bowiem, przyzwolenie patentowania tego typu organizmów, może stanowić zagrożenie dla środowiska. W związku z bardzo szerokim zastosowaniem wynalazków biotechnologicznych, istotne stają się także problemy natury moralno-etycznej w odniesieniu do ewentualnego ich wykorzystania w podstawowych badaniach i nowych terapiach.

Do jakiej instytucji należy skierować zgłoszenie patentowe wynalazku biotechnologicznego?
Jak długo trwa procedura patentowania wynalazków biotechnologicznych?

JWP - Osoba fizyczna, firma bądź instytucja (mające miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Polski) dokonuje zgłoszenia wynalazku biotechnologicznego, podobnie jak zgłoszenia z każdej innej dziedziny, w Urzędzie Patentowym RP. Osoby fizyczne, prawne etc. mogą dokonywać zgłoszenia patentowego samodzielnie – nie ma obowiązku korzystania z usług rzecznika w celu dokonania zgłoszenia. Zależnie od „drogi” jaką Zgłaszający wybierze, tj. od decyzji czy rozwiązanie ma być chronione na terytorium RP, na terenie państw Konwencji o Patencie Europejskim, czy też zakres ochrony ma obejmować 142 państwa będące członkami Porozumienia/Układu PCT (Patent Convention Treaty). Zgodnie z treścią Art. 13. 2 PWP zgłoszenie uważa się za dokonane, z zastrzeżeniem Art. 31 ust. 4 (PWP), w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Zgłoszenie patentowe rozpatrywane jest średnio około 5 lat. Zaznaczyć należy, iż ochrona zgłoszonego rozwiązania trwająca maksymalnie 20 lat, liczy się od daty zgłoszenia a nie od  daty przyznania patentu. Oznacza to, że nie posiadając jeszcze dokumentu patentowego, korzystamy z tzw. ochrony tymczasowej zgłoszonego wynalazku.

Czy w przypadku zgłoszenia patentowego decyduje prawo pierwszeństwa?

JWP - Dokonanie zgłoszenia w wybranym państwie z powołaniem się na pierwszeństwo (jeżeli to zgłoszenie nastąpiło w ciągu 12 miesięcy) skutkuje zachowaniem daty zgłoszenia pierwotnego, co ma niebagatelne znaczenie dla Zgłaszającego. Decydując się na przykład na dokonanie zgłoszenia w kwietniu 2009 roku w Urzędzie Patentowym we Francji wynalazku wcześniej zgłoszonego w polskim Urzędzie Patentowym RP w maju 2008 roku, Zgłaszający zachowuje (jeżeli powoła się na to pierwszeństwo) majową (2008) datę zgłoszenia we Francji. Oznacza to, iż od tej daty (maj 2008) a nie od daty zgłoszenia we Francji (kwiecień 2009) brany pod uwagę będzie w danym państwie stan techniki.

Jakie prawa przysługują wynalazcy po otrzymaniu patentu?

JWP - Zgodnie z art. 63 ust. 1 PWP przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 66 stanowi, iż „Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: 1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, lub 2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.  2 Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna)”.

***

Kancelaria Rzeczników Patentowych Jan Wierzchoń & Partnerzy (JWP) z siedzibą w Warszawie i Wrocławiu to jedna z najstarszych w kraju kancelarii prywatnych, zajmujących się ochroną własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych firm w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, obejmującej ochronę: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, domen internetowych, nazw firm i praw autorskich a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Czerpiąc ze swego wieloletniego doświadczenia, Kancelaria JWP postanowiła podzielić się wiedzą  z dziedziny ochrony własności intelektualnej i przemysłowej z polskimi przedsiębiorcami, wychodząc naprzeciw ich potrzebom w dobie biznesu nastawionego na innowację.

Z poczucia społecznej odpowiedzialności, Kancelaria JWP stworzyła Program Edukacyjny „Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!”, skierowany głównie do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem Programu jest upowszechnianie wiedzy na temat skutecznej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej jako narzędzia wzmacniania pozycji rynkowej firmy i jej produktów.

Kontakt do kancelarii JWP:

e-mail: info@jwp.pl

strona www kancelarii: www.jwp.pl

red. Blanka Majda